Статья из ПЛ № 7

ДОПУСТИМЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ ОТВЕТЧИКА В СПОРАХ
О НАРУШЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА

       В статье О.А.Рузаковой – докт. юрид. наук, проф. кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина, проф. Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Москва, olalstep@mail.ru), и А.Б.Рузакова – старшего преподавателя Московского финансово-промышленного университета «Синергия» (Москва, aruzakov@mail.ru), рассматриваются отдельные особенности споров о нарушении исключительного права на товарный знак, а именно: институт возражения ответчика, их виды в зависимости от категории дел, допустимость и значение. Особое внимание уделено доводам ответчика в случае злоупотребления правом истцом – обладателем исключительного права, а также спорам о взыскании компенсации за нарушение исключительного права с учетом постановлений Конституционного суда Российской Федерации 2016–2018 гг.¹.
       ¹ Статья написана на основе исследования, выполненного при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-001-00408 или «The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-001-00408».
       Ключевые слова: товарный знак, нарушение исключительного права на товарный знак, компенсация за нарушение исключительного права, злоупотребление правом, споры о нарушении исключительного права, возражения ответчика.

       PERMISSIBLE OBJECTIONS OF THE DEFENDANT IN DISPUTES ABOUT VIOLATION OF THE EXCLUSIVE RIGHT
       In article O.A.Ruzakova, Doctor of Law, Professor of the Chair of Intellectual Rights of Moscow State Legal University after О.Е.Kutafin, Professor of the Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, olalstep@mail.ru) and A.B.Ruzakov, Senior lecturer of the Moscow Financial and Industrial University «Synergy» (Moscow, aruzakov@mail.ru), discusses some features of disputes on infringement of exclusive trademark rights, namely: the Institute of the defendant's objections, their types depending on the category of cases, the admissibility and value. Particular attention is paid to the arguments of the defendant in the case of abuse of the right of the claimant – the owner of the exclusive right, as well as disputes about the recovery of compensation for the violation of the exclusive right, taking into account the decisions of the Constitutional court of the Russian Federation in 2016–2018.
       Key words: trademark, violation of the exclusive right to trademark, compensation for violation of the exclusive right, abuse of the right, disputes about violation of the exclusive right, objections of the defendant.

       Многообразие споров, связанных с нарушениями исключительного права на товарные знаки, не вызывает сомнений. Так, в 2017 г. Судом по интеллектуальным правам было принято около 300 судебных актов, в которых применялась ст. 1515 ГК РФ об ответственности за незаконное использование товарного знака, более 102 актов – Верховным судом Российской Федерации.
       Исходя из такого значительного числа дел, доходящих до Суда по интеллектуальным правам и до Верховного суда Российской Федерации, можно сделать вывод, что каждое из них представляет собой не простой спор, в котором далеко не всегда подтверждается наличие нарушения и применяются соответствующие меры гражданско-правовой ответственности, учитывая специфику предпринимательской деятельности и значение товарных знаков в предпринимательской деятельности². Иногда в ходе споров выявляются недостатки действующего законодательства, требующие его совершенствования с учетом как материального, так и процессуального подходов³. Иногда в силу убедительных доводов ответчика в удовлетворении иска может быть отказано, не исключена возможность заключения мирового соглашения, а также отказа истца от иска.
       ² См.: Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп./Под ред. Г.Ф.Ручкиной. М., 2016.
       ³ Рузакова О.А., Рузаков А.Б. Развитие законодательства о товарных знаках//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 1. С. 24.
       Важное значение при разрешении споров о нарушении исключительного права на товарный знак имеют возражения ответчика и приведение убедительных доводов. В науке в большей степени исследованы возражения при регистрации товарных знаков, в частности, возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, предъявляемые Роспатенту⁴, а также возражения по спорам патентообладателей⁵, но почти нет публикаций по спорам о нарушении исключительного права на товарный знак.
       ⁴ См., например: Сычев А.Е. Некоторые особенности оспаривания предоставления правовой охраны товарным знакам по основанию пункта 8 статьи 1483 ГК РФ//Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 6. С. 64.
       ⁵ Ворожевич А.С. Исключительное право: сущность, принципы и пределы защиты//Вестник гражданского права. 2013. № 6. С. 41.
       Допустимые возражения ответчика в спорах о нарушении исключительного права на товарный знак можно классифицировать по разным основаниям, прежде всего, в зависимости от предмета и основания иска (характера нарушения), цели возражений. Например, доводы ответчика могут быть направлены на признание отсутствия обладания истцом исключительным правом, отсутствия в действиях ответчика состава нарушения (вины третьих лиц, введения товаров в оборот на основе принципа исчерпания права и др.), в том числе и случаи, когда в действиях истца имеются признаки злоупотребления правом или направленные на снижение размера ответственности, если признания нарушения не избежать, и др.
       Наиболее распространенные способы защиты со стороны ответчика, позволяющие иногда не только добиться отказа в удовлетворении иска о нарушении исключительного права, но и оспорить действие исключительного права на товарный знак, связаны с применением ст. 10 ГК РФ. Действительно, на практике нередки ситуации, при которых обладатель исключительного права допускает злоупотребление правом как при регистрации товарного знака, так и при его использовании до или после регистрации.
       Так, при защите исключительного права на комбинированный товарный знак (словесный элемент «Кавказские игры», изобразительный – стилизованное изображение двух мифологических героев, поддерживающих чашу с огнем. Мужчина, изображенный справа от чаши с огнем, одет в кольчугу, на поясе – меч, рука держит лук. Мужчина, изображенный слева, одет в греческую тунику. Между фигурами мужчин – стилизованное изображение шкуры животного, символизирующей золотое руно) по иску к Министерству спорта и Министерству культуры Российской Федерации при организации и проведении фестиваля «Кавказские игры» было установлено, что до регистрации товарного знака истец ввел в гражданский оборот обозначение, сходное до степени смешения с этим товарным знаком, для индивидуализации спортивных состязаний и культурно-зрелищных мероприятий. При этом генеральный директор истца неоднократно обращался в различные государственные органы Российской Федерации с целью получить государственную поддержку при организации соответствующего мероприятия.
       При таких обстоятельствах суд учел возражения ответчика, ссылавшегося на то, что регистрация товарного знака впоследствии истцом под руководством указанного генерального директора, а равно и заявление исковых требований, основанных на такой регистрации, является незаконным и недобросовестным поведением и не может быть признано заслуживающим судебной защиты (ст. 10 ГК РФ). Поведение истца с последующей регистрацией товарного знака и предъявлением основанного на такой недобросовестной регистрации искового требования направлено на причинение вреда иным лицам и публичному порядку Российской Федерации, поскольку после получения государственной поддержки, инициированной самим директором истца, фестиваль «Кавказские игры» приобрел статус общественно значимого мероприятия, проведение которого осуществляется при повышенном контроле со стороны общества⁶.
       ⁶ Определение Верховного суда Российской Федерации от 13 июля 2016 г. № 305-ЭС16-2802 по делу № А40-124255/2013.
       Примером возражений ответчика в отношении злоупотребления истцом правом после регистрации товарного знака служат действия правообладателя, направленные на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, при отсутствии фактического использования товарного знака самим правообладателем. Ответчик может ссылаться на отсутствие у истца нарушенного правового интереса, который заключается в использовании товарного знака, а не во взыскании компенсации за нарушение исключительного права⁷.
       ⁷ Определение Верховного суда Российской Федерации от 20 января 2016 г. № 310-ЭС15-12683, по делу № А08-8801/2013.
       Недопустимыми возражениями по спорам о защите нарушенного исключительного права на товарный знак являются доводы ответчика о наличии оснований признать регистрацию товарного знака недействительной или досрочном прекращении охраны товарного знака, учитывая, что оспаривание товарного знака происходит в административном порядке (подача возражений в Роспатент) либо в судебном с исключительной подведомственностью споров Суду по интеллектуальным правам. При этом рассмотрение Роспатентом возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не является обязательным основанием для приостановления производства по делу о нарушении прав на товарный знак согласно ст. 143 АПК РФ. Производство по делу может быть приостановлено в соответствии с п. 1) части 1 ст. 143 АПК РФ, только если установлено, что рассмотрение дела о нарушении прав на товарный знак невозможно до его рассмотрения Роспатентом⁸.
       ⁸ П. 12 информационного письма президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».
       Наряду с доводами ответчика о злоупотреблении истцом правом на защиту нарушенного исключительного права на товарный знак, наиболее распространенными способами защиты с учетом известного постановления Конституционного суда Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» являются доводы о снижении размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. «Правило одного чека» – одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров и вида товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, – сформировалось судебной практикой достаточно давно и уже вносило определенный вклад в снижение размера компенсации за нарушение прав на разные объекты⁹. После принятия названного постановления снижение размера компенсации ниже низшего предела приобрело чуть ли не массовый характер и, как правило, не сопровождается обоснованием ответчика¹⁰. В связи с этим Верховный суд Российской Федерации в одном из определений¹¹ обратил внимание на следующие моменты, имеющие чрезвычайно важное значение для формирования ответчиком возражений:
       снижение компенсации возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика;
       снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами;
       снижение компенсации допустимо не только в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, но и в отношении юридических лиц;
       снижение возможно как в отношении компенсации, определяемой по усмотрению суда, так и компенсации, определяемой в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
       ⁹ П. 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного президиумом Верховного суда Российской Федерации 23 сентября 2015 г.
       ¹⁰ См. например: определения Верховного суда Российской Федерации от 18 января 2018 г. № 305-ЭС17-16920 по делу № А40-222928/2016; определение Верховного суда Российской Федерации от 18 января 2018 г. № 305-ЭС17-14355 по делу № А40-248391/2016.
       ¹¹ Определение № 305-ЭС16-13233; п. 21 Обзора судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 3 (2017), утвержденные президиумом Верховного суда Российской Федерации 12 июля 2017 г.
       В числе возражений ответчика, направленных на снижение размера компенсации, могут быть использованы следующие доводы:
       нарушение одним действием прав на несколько товарных знаков и (или) принадлежащих одному лицу;
       совершение нарушения впервые;
       отсутствие вины нарушителя (с учетом того, что в предпринимательских отношениях ответственность наступает независимо от вины);
       размер компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков;
       продажа контрафактных товаров не являлась существенной частью предпринимательской деятельности нарушителя;
       нарушение не носило грубый характер и др.
       Особую актуальность в связи с принятием постановления Конституционного суда Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ» по делам о нарушении исключительного права на товарный знак приобретают доводы ответчика о том, что на территорию Российской Федерации ввезен товар, который был правомерно введен в гражданский оборот за ее пределами (и за пределами Евразийского экономического союза). Товар является контрафактным, если на нем незаконно размещен товарный знак. Если товар оригинальный, официально произведенный правообладателем, факт незаконного размещения товарного знака отсутствует. Тем не менее одинаковые меры ответственности применяются как к подделкам, маркированным чужим товарным знаком и проданным без согласия правообладателя, так и к оригинальным товарам, законно введенным в гражданский оборот другой страны правообладателем или его официальным дистрибьютером, но ввезенным в Российскую Федерацию иным импортером.
       Конституционный суд постановил, что оспариваемые статьи (п. 4 ст. 1252, ст. 1487, п. 1, 2 и 4 ст. 1515 ГК РФ) не противоречат Конституции Российской Федерации. При этом Конституционный суд объяснил, что ввозимые в порядке параллельного импорта товары можно изымать и уничтожать, если они опасны для здоровья и жизни людей, угрожают природе или культурным ценностям. Суд признал, что иногда обладатель товарного знака может вести себя недобросовестно, злоупотреблять правом и ограничивать ввоз своих товаров на рынок другой страны. Суды должны выявлять это и отказывать правообладателям в исках, если их требования создают угрозу для конституционно значимых ценностей.
       Несмотря на то, что заявителю не удалось оспорить нормы ГК РФ, он добился пересмотра своего дела. Конституционный суд Российской Федерации обязал суд заново рассмотреть дело заявителя. Таким образом, в числе возражений ответчика, несмотря на то, что законодательством не предусматривается переход от национального принципа исчерпания прав к международному (проблема параллельного импорта), тем не менее происхождение товара (правомерное введение товара в оборот за рубежом) приобретает важное значение в качестве доводов защиты для разрешения спора и применения компенсации за нарушение исключительного права.

Список литературы

       1. Ворожевич А.С. Исключительное право: сущность, принципы и пределы защиты//Вестник гражданского права. 2013. № 6.
       2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп./Под ред. Г.Ф.Ручкиной. М., 2016.
       3. Рузакова О.А., Рузаков А.Б. Развитие законодательства о товарных знаках//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 1.
       4. Сычев А.Е. Некоторые особенности оспаривания предоставления правовой охраны товарным знакам по основанию пункта 8 статьи 1483 ГК РФ//Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 6.