Патенты и лицензии

КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
ОТ 1 ИЮЛЯ 2017 Г. № 147-ФЗ

       В № 9/2017 журнала «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» опубликован федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», вступивший в силу 12 июля 2017 г. О.А.Рузакова – докт. юрид. наук, проф. кафедры интеллектуальных прав МГЮА им. О.Е.Кутафина, проф. Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Москва, olalstep@mail.ru), и А.Б.Рузаков – старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Московского финансово-промышленного университета «Синергия», рассматривают особенности его применения в части досудебного порядка рассмотрения споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, а также других категорий споров в сфере интеллектуальной собственности¹.
       Ключевые слова: товарный знак, претензионный порядок урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности, последствия неиспользования товарного знака, арбитражный процесс, досрочное прекращение охраны товарного знака, договор об отчуждении исключительного права на товарный знак.

       COMMENTARY TO THE FEDERAL LAW OF JULY 1, 2017 № 147-ФЗ
       № 9/2017 of the journal «Patents & Licenses. Intellectual Rights» published the Federal Law № 147-ФЗ of July 1, 2017 «On Amendments to Articles 1252 and 1486 of Part IY of the Civil Code of the Russian Federation and Articles 4 and 99 of the Arbitration Procedural Code of the Russian Federation», which came into force on July 12, 2017. O.A.Ruzakova, Doctor of Law, prof. of the Chair of Intellectual Rights of Moscow State Juridical Academy by OE Kutafin, prof. of Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, olalstep@mail.ru) and A.B.Ruzakov, Senior Lecturer, Chair of Civil Law and Process of the Moscow Financial and Industrial University «Synergy», consider the features of its application in the pre-trial order of consideration of disputes on early termination of the legal protection of the trademark as a result of its non-use, as well as other categories of disputes in the field of intellectual property.
       Key words: trademark, claim procedure for resolving disputes in the field of intellectual property, consequences of non-use of a trademark, arbitration process, early termination of protection of a trademark, agreement on alienation of the exclusive right to a trademark.

       Прошлый год не был богат на внесение изменений в часть четвертую ГК РФ, не считая незначительных новелл ст. 1294 ГК РФ², что нельзя сказать про 2017 г. Причем изменения, которые уже приняты и планируются к принятию³, касаются разных сфер интеллектуальной собственности, начиная с общих положений ст. 1252 ГК РФ и заканчивая отдельными положениями о товарных знаках. С 1 сентября 2017 г. введены в действие новеллы о правах театральных режиссеров на живые постановки⁴, принятые федеральным законом от 28 марта 2017 г. № 43-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации».
       ¹ Исследование выполнено в рамках Российского фонда фундаментальных исследований научно-исследовательских работ 2017 г. № 17-33-00005 по теме «Правовое обеспечение системы учета прав на результаты интеллектуальной деятельности в цифровой среде: перспективы развития».
       ² Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 314-ФЗ «О внесении изменений в статью 1294 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
       ³ На разных стадиях принятия проекты федеральных законов № 136846-7 «О внесении изменения в статью 1293 Гражданского кодекса Российской Федерации» (о праве следования), № 198171-7 «О внесении изменения в статью 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации» (о компенсации за нарушение исключительного права), № 126887-7 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации» (о коллективном управлении авторскими и смежными правами).
       ⁴ Рузакова О.А., Рузаков А.Б. Как защитить интеллектуальные права театральных режиссеров-постановщиков?//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 4. С. 19; Фабричный С.Ю., Рузакова О.А. Новеллы законодательства о защите прав театральных режиссеров-постановщиков//Там же. 2017. № 4. С. 2.
       12 июля 2017 г. вступил в силу федеральный закон от 1 июля 2017 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 147). Его основная цель состоит в уточнении досудебного порядка урегулирования споров в сфере интеллектуальной собственности с учетом действующего с 1 июня 2016 г. федерального закона от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», которым для большинства гражданско-правовых споров, рассматриваемых арбитражными судами, был введен претензионный (досудебный) порядок⁵. Законопроект был разработан во исполнение поручения председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева, содержащегося в п. 5 протокола заседания президиума совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию в России от 17 февраля 2015 г. № 1⁶, согласно которому Министерству юстиции Российской Федерации и Суду по интеллектуальным правам было поручено представить предложения по обеспечению претензионного порядка разрешения споров, связанных с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав.
       ⁵ Каллистратова Р.Ф., Поскребнев М.Е., Холопова Д.А. Правовая природа обязательного претензионного порядка и его влияние на развитие спора в суде//Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 4. С. 3.
       ⁶ http://m.government.ru/orders/17007/
       Учитывая, что значительное число споров в сфере интеллектуальной собственности, особенно в части патентных прав и прав на средства индивидуализации, рассматриваются арбитражными судами и Судом по интеллектуальным правам, предполагалось, что изменения в основном затронут арбитражный процесс и позволят решить возникающие у судов проблемы определения категорий дел, по которым необходимо соблюдение претензионного порядка. В качестве наиболее удачного критерия, позволяющего выделить такие категории, практиками предлагалось рассматривать «саму возможность урегулирования спора в досудебном порядке, либо, как вариант, возможность заключения мирового соглашения»⁷, что в определенной степени было учтено Федеральным законом № 147.
       ⁷ Юшкарев И.Ю. Меры по досудебному урегулированию спора (комментарий к ч. 5 ст. 4 АПК РФ (в ред. Федерального закона от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ))//СПС «КонсультантПлюс». 2016.
       Основные новеллы закона носят как материальный, так и процессуальный характер и направлены на уменьшение числа споров, рассматриваемых судами в сфере интеллектуальной собственности, за счет возможностей разрешения спора в претензионном порядке, без обращения в суд. С 1 июня 2016 г. претензионный порядок был возвращен в отношении большинства категорий дел, подведомственных арбитражным судам⁸. В число таких дел были включены и споры не только о присуждении, но и споры о признании права, о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя, об изъятии материального носителя в случае, когда изготовление, распространение или иное использование и т.п. приводят к нарушению исключительного права, и др. Предъявление такого рода требований в досудебном порядке, как правило, не только не достигает цели и затягивает спор, но зачастую приводит к тому, что нарушитель предпринимает меры к сокрытию объекта нарушения, иной доказательственной базы, а также к невозможности в последующем добиться удовлетворения требования в судебном порядке.
       ⁸ Обязательный претензионный порядок урегулирования хозяйственных споров действовал до 1 июля 1995 г.
       В связи с указанными обстоятельствами было принято решение сохранить досудебный порядок по тем категориям дел, которые связаны с взысканием денежных средств (убытков, компенсации за нарушение исключительного права). Это касается и случаев, когда исковое заявление включает несколько требований, хотя бы одно из которых подпадает под требования, которые предписывают соблюдение досудебного порядка. Споры из договоров о создании результатов интеллектуальной деятельности и распоряжении исключительным правом подпадают под указанные в первом абзаце части 5 ст. 4 АПК РФ (гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения).
       Следует учитывать, что если основанием для взыскания денежных средств является нарушение исключительного права, то досудебный порядок применяется не в соответствии с первым абзацем части 5 ст. 4 АПК РФ, а в соответствии со вторым абзацем части 5 той же статьи и п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ. Соблюдение претензионного порядка в этом случае требуется не по всем спорам, подведомственным арбитражным судам, соответственно и Суду по интеллектуальным правам, а лишь по тем, в которых правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями.
       Если истцом выступает организация по коллективному управлению авторскими и смежными правами, в соответствии с подпунктом 6 п. 6 ст. 27 АПК РФ, независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане, арбитражные суды рассматривают дела о защите интеллектуальных прав. При этом организация по коллективному управлению не является правообладателем, а лишь выступает в качестве представителя автора или иного правообладателя, в том числе аккредитованные организации, представительство которыми правообладателей следует из закона.
       Согласно п. 5 ст. 1242 ГК РФ организации по управлению правами на коллективной основе вправе от имени правообладателей или от своего имени предъявлять требования в суде. Такая организация, независимо от того, выступает она в суде от имени правообладателей или от своего имени, действует в защиту не своих прав, а прав лиц, передавших ей в силу п. 1 ст. 1242 ГК РФ право на управление соответствующими правами на коллективной основе (п. 21 постановления пленумов Верховного суда и Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», п. 1 постановления пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18 июля 2014 г. № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами»).
       Таким образом, если в качестве правообладателя выступает физическое лицо (например, автор), то даже при участии в споре организации по коллективному управлению правами и, соответственно, рассмотрении спора в арбитражном процессе не требуется соблюдение претензионного порядка. Если в качестве правообладателя и нарушителя выступают юридические лица или индивидуальные предприниматели, то по искам о взыскании компенсации или причиненных убытков соблюдать такой порядок необходимо. В связи с этим может возникнуть проблема в случаях, когда происходит нарушение исключительных прав одновременно разных правообладателей – физических и юридических лиц, например, при распространении их произведений путем продажи диска или иного материального носителя, на котором они записаны. Споры в данном случае рассматриваются в арбитражном процессе независимо от субъектного состава, а соблюдение досудебного порядка необходимо лишь при нарушении исключительного права юридического лица.
       В соответствии со вторым абзацем п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ срок для ответа на претензию составляет 30 дней со дня предъявления претензии. Иной срок может быть предусмотрен договором. Иски, предусмотренные первым абзацем п. 5.1 названной статьи, вытекают из внедоговорных отношений между правообладателем и нарушителем. В связи с этим наличие договора между правообладателем и нарушителем исключительного права, в котором мог бы быть предусмотрен иной срок ответа на претензию, маловероятно. Данные отношения возникают из причинения вреда и применительно к общим положениям первого абзаца части 5 ст. 4 АПК РФ не требуют соблюдения претензионного порядка.
       Еще одна проблема может возникнуть при неизвестности места жительства или места нахождения нарушителя. Согласно части 1 ст. 36 АПК РФ иск к ответчику, место нахождения или место жительства которого неизвестно, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения его имущества либо по его последнему известному месту нахождения или месту жительства в Российской Федерации. При отсутствии информации об адресе места нахождения ответчика направить ему претензию невозможно, что повлечет возвращение искового заявления или его оставление без рассмотрения. Представляется, что при неизвестности места жительства или места нахождения претензия также может быть направлена по адресу нахождения имущества нарушителя.
       Другой важнейшей новеллой в части развития как материального, так и процессуального законодательства⁹ стали положения Федерального закона № 147 о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Несмотря на то, что в науке проблемам досрочного прекращения охраны товарного знака в связи с его неиспользованием уделяется серьезное внимание, в том числе и процессуальным особенностям¹⁰, механизмы досудебного порядка не были предметом рассмотрения. Федеральный закон № 47-ФЗ, в отличие от других гражданско-правовых споров в сфере интеллектуальных прав, не требовал соблюдения досудебного порядка по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Однако значительное число дел в этой сфере, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам, влечет необходимость определения механизма разрешения таких споров путем достижения соглашения в интересах, а иногда и к выгоде обеих сторон, причем разными способами.
       ⁹ Рузакова О.А., Рузаков А.Б. Развитие законодательства о товарных знаках//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 1. С. 24–29.
       ¹⁰ См., например: Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 1486 ГК РФ и предложения по ее совершенствованию//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. Часть I. 2016. № 7. С. 23; Часть II//Там же. № 8. С. 18; Новоселова Л.А. Процессуальные особенности рассмотрения споров Судом по интеллектуальным правам//Вестник гражданского процесса. 2013. № 4. С. 8; Гаврилов Э. Последствия неиспользования товарного знака (комментарий к ст. 1486 ГК РФ)//Хозяйство и право. 2014. № 11.
       Первый вариант, предложенный Федеральным законом № 147, заключается в направлении правообладателю предложения обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак. Отказ правообладателя от товарного знака предусмотрен подпунктом 5 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, но сам по себе является довольно редким случаем. При незаинтересованности правообладателя в своем товарном знаке он чаще всего не продлевает срок его действия, и правовая охрана товарного знака прекращается в соответствии со ст. 1514 ГК РФ¹¹. Предложение использовать в качестве механизма досудебного порядка урегулирования спора отказ правообладателя от права на товарный знак могло бы расширить сферу применения данного положения, допуская возможность и возмездного отказа на основании договора между правообладателем и заинтересованным лицом.
       ¹¹ См.: Комментарии к ст. 1514/В кн.: Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак. Место происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный комментарий к главе 76/Под ред. П.В.Крашенинникова. М.: Статут, 2015.
       Другим вариантом является предложение заинтересованного лица заключить с ним договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или их части, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Переход исключительного права по договору об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации в Роспатенте. Передача права по общему правилу возмездна. Безвозмездный характер может носить договор, в котором хотя бы одна из сторон не является коммерческой организацией. В предложении заинтересованному лицу целесообразно указать существенные условия договора об отчуждении исключительного права, в частности, условие о том, право на какой товарный знак подлежит отчуждению, перечень товаров (работ, услуг) в соответствии с международной классификацией товаров и услуг, цене договора, а также другие условия, которые, по мнению заинтересованного лица, носят существенный характер.
       Заинтересованное лицо может направить правообладателю предложение совершить одно из указанных действий. В то же время нет запрета на предложение заинтересованного лица правообладателю самому выбрать отказ от исключительного права или заключение договора. Предложение направляется не только правообладателю, но и по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Такого рода заявления подлежат учету в Роспатенте, но не влияют на регистрацию¹², ведение государственных реестров товарных знаков. К участию в деле привлекается Роспатент в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований о предмете спора. Его подтверждение направления предложения заинтересованным лицом является дополнительной гарантией уведомления суда о соблюдении претензионного порядка.
       ¹² См.: Рузакова О.А. Проблемы государственной регистрации в гражданском праве//Законодательство. 2002. № 2.
       В соответствии с четвертым абзацем п. 1 ст. 1486 ГК РФ, если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в 30-дневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением. Таким образом, если в течение двух месяцев правообладатель не подает заявление в Роспатент об отказе от товарного знака (отказ может быть еще не зарегистрирован, но должны быть доказательства направления такого заявления по почте или непосредственно в Роспатент) либо не будет заключен договор (нет необходимости на данном этапе в подтверждении регистрации перехода права, достаточно представить договор об отчуждении исключительного права между правообладателем и заинтересованным лицом, по содержанию и форме удовлетворяющий требованиям действующего законодательства), заинтересованное лицо вправе обратиться в суд.
       В случае, если правообладатель готов заключить договор об отчуждении исключительного права, однако между ним и заинтересованным лицом не достигнуто договоренности относительно условий, заинтересованное лицо не теряет права обратиться в суд с заявлением о прекращении охраны товарного знака. Положительный ответ на претензию, но без достижения цели – заключения договора об отчуждении исключительного права – не должен рассматриваться как препятствие для принятия судом заявления о прекращении охраны товарного знака. В случае, если в последующем, после принятия судом искового заявления будет заключен такой договор, у истца возникнет основание для отказа от иска, либо такой договор может стать условием мирового соглашения.
       Заключение в течение срока ответа на претензию лицензионного договора заинтересованным или иным лицом с правообладателем не будет иметь значения для определения возможности обращения в суд с требованием о прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. При этом следует учитывать, что в числе признаков, определяющих заинтересованность лица в правоприменительной практике, – производство однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а также реальное намерение лица использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществление необходимых подготовительных действий к такому использованию¹³, обладание исключительным правом на сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарные знаки, правовая охрана которым предоставлена на территории иностранных государств в отношении однородных товаров, услуг¹⁴. Соответственно, заявитель заинтересован не в приобретении права использовать оспариваемый товарный знак в соответствии с условиями лицензионного договора, а в приобретении исключительного права на товарный знак.
       ¹³ Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 г. № СП-23/20).
       ¹⁴ См.: Информационное письмо Роспатента от 20 мая 2009 г. № 3 «Об определении заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием»//Патенты и лицензии. 2009. № 6.
       Использование правообладателем товарного знака после направления ему предложения заинтересованного лица, что может быть квалифицировано как злоупотребление правом, также не может повлиять на реализацию заинтересованным лицом права обратиться в суд и стать основанием для отказа в иске, поскольку решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления претензии.
       В отличие от претензий по другим категориям дел в сфере интеллектуальных прав, по требованиям о досрочном прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием содержание претензии и искового заявления не совпадают. Претензия содержит предложение вариантов решения проблемы, но не требование о прекращении охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, которое может быть удовлетворено путем обращения в суд. Кроме того, срок для ответа на претензию увеличен до двух месяцев, в отличие от общего 30-дневного срока.

Список литературы

       1. Гаврилов Э. Последствия неиспользования товарного знака (комментарий к ст. 1486 ГК РФ)//Хозяйство и право. 2014. № 11.
       2. Гаврилов Э.П. Последствия неиспользования товарного знака: практика применения статьи 1486 ГК РФ и предложения по ее совершенствованию. Части I и II//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 7, 8.
       3. Гражданский кодекс Российской Федерации: Фирменное наименование. Товарный знак. Место происхождения товара. Коммерческое обозначение. Постатейный комментарий к главе 76/Под ред. П.В.Крашенинникова. М.: Статут, 2015.
       4. Каллистратова Р.Ф., Поскребнев М.Е., Холопова Д.А. Правовая природа обязательного претензионного порядка и его влияние на развитие спора в суде//Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 4.
       5. Новоселова Л.А. Процессуальные особенности рассмотрения споров Судом по интеллектуальным правам//Вестник гражданского процесса. 2013. № 4.
       6. Рузакова О.А. Проблемы государственной регистрации в гражданском праве//Законодательство. 2002. № 2.
       7. Рузакова О.А., Рузаков А.Б. Как защитить интеллектуальные права театральных режиссеров-постановщиков?//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 4.
       8. Рузакова О.А., Рузаков А.Б. Развитие законодательства о товарных знаках//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2016. № 1.
       9. Фабричный С.Ю., Рузакова О.А. Новеллы законодательства о защите прав театральных режиссеров-постановщиков//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2017. № 4.